UPC-Berufungsgericht: Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

Der Ansatz, den das Einheitliche Patentgericht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Art 56 EPÜ verfolgt, ist wie folgt:

• Zunächst ist festzustellen, was der Gegenstand der Erfindung ist, das heißt die objektive Aufgabe. Dies ist aus der Sicht der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Anmelde- oder Prioritätsdatum (im Folgenden: maßgeblicher Zeitpunkt) des Patents zu beurteilen. Dies hat dadurch zu erfolgen, dass festgestellt wird, welchen Beitrag die Erfindung zum Stand der Technik leistet – nicht durch Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern durch einen Vergleich des Anspruchs in seiner Gesamtheit im Kontext der Beschreibung und der Zeichnungen. Dabei ist auch das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre) zu berücksichtigen, das auf dem bzw. den technischen Effekt(en) beruhen muss, von dem/denen die Fachperson auf Grundlage der Anmeldung versteht, dass sie durch die beanspruchte Erfindung erreicht wird/werden. Um eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden, darf die objektive Aufgabe keine Hinweise auf die beanspruchte Lösung enthalten.
• Die beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson zum maßgeblichen Zeitpunkt, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik im einschlägigen technischen Gebiet und mit dem Wunsch, die objektive Aufgabe zu lösen, zur beanspruchten Lösung gelangt wäre (und nicht nur: gelangen könnte). Das einschlägige technische Gebiet ist das Gebiet, das in Bezug auf die zu lösende objektive Aufgabe relevant ist, sowie jedes Gebiet, in dem dieselbe oder eine ähnliche Aufgabe auftritt und von dessen Existenz die Fachperson des spezifischen Gebiets Kenntnis haben muss. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn dessen Lehre für die Fachperson zum maßgeblichen Zeitpunkt von Interesse gewesen wäre, die die objektive Aufgabe lösen möchte. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die relevante Entgegenhaltung mehrere Merkmale offenbart, die den für die beanspruchte Erfindung relevanten Merkmalen ähnlich sind, und/oder dieselbe oder eine ähnliche zugrunde liegende Aufgabe wie die beanspruchte Erfindung anspricht. Es kann mehrere realistische Ausgangspunkte geben, und die beanspruchte Erfindung muss von jedem dieser Ausgangspunkte aus erfinderisch sein.
• Die Fachperson besitzt keine erfinderischen Fähigkeiten und keine schöpferische Vorstellungskraft. Sie benötigt einen Hinweis oder eine Motivation, die sie, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt, dazu veranlasst, einen nächsten Schritt in Richtung der beanspruchten Erfindung vorzunehmen. Als allgemeine Regel gilt, dass eine beanspruchte Lösung als nicht erfinderisch bzw. naheliegend anzusehen ist, wenn die Fachperson diesen nächsten Schritt aufgrund eines solchen Hinweises oder routinemäßig machen würde und dadurch zur beanspruchten Erfindung gelangte. Eine beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson den nächsten Schritt in der Erwartung unternommen hätte, eine vorgesehene Lösung ihres technischen Problems zu finden. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn die Ergebnisse des nächsten Schritts eindeutig vorhersehbar waren oder wenn eine berechtigte Erfolgserwartung bestand.
• Die Beweislast dafür, dass die Ergebnisse klar vorhersehbar waren oder dass die Fachperson vernünftigerweise Erfolg erwarten konnte, also dass die Lösung, die sie durch den nächsten Schritt anstrebte, die objektive Aufgabe lösen würde, liegt bei der Partei, die die Nichtigkeit des Patents geltend macht. Eine berechtigte Erfolgserwartung setzt voraus, dass die Fachperson auf Grundlage der wissenschaftlichen Bewertung der vor Beginn eines Forschungsprojekts bekannten Fakten den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts innerhalb angemessener Zeit rational vorhersehen konnte. Ob eine berechtigte Erfolgserwartung besteht, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Je unerforschter ein technisches Forschungsgebiet ist, desto schwieriger ist es, Vorhersagen über den erfolgreichen Abschluss zu treffen, und desto geringer ist die Erfolgserwartung. Voraussehbare praktische oder technische Schwierigkeiten sowie die Kosten für die Überprüfung, ob der gewünschte Erfolg beim nächsten Schritt eintritt, können die Fachperson ebenfalls davon abhalten, diesen Schritt zu gehen. Andererseits gilt: Je stärker der Hinweis auf die beanspruchte Lösung ist, desto niedriger ist die Schwelle für eine berechtigte Erfolgserwartung. Bringt die Patentinhaberin bzw. der Patentinhaber Unsicherheiten und/oder praktische oder technische Schwierigkeiten vor und substantiierte diese ausreichend, so trägt die Partei, die Naheliegen geltend macht, die Beweislast dafür, dass diese die Fachperson nicht daran gehindert hätten, eine berechtigte Erfolgserwartung zu haben. Die Tatsache, dass andere Personen oder Teams gleichzeitig an demselben Projekt arbeiteten, impliziert nicht zwingend eine berechtigte Erfolgserwartung. Sie kann auch lediglich darauf hindeuten, dass es sich um ein interessantes Forschungsgebiet handelte, das mit einer bloßen Hoffnung auf Erfolg erkundet wurde (UPC 25.11.2025; CoA 528/2024; CoA 529/2024; CoA 464/2024, CoA 530/2024,CoA 21/2025, CoA 457/2024, CoA 532/2024, CoA 27/2025, CoA 458/2024, CoA 533/2024).