EPA: Überschreitung der Ursprungsoffenbarung

In dieser Angelegenheit erreichte Marc Keschmann für unsere Mandantin den vollständigen Widerruf des Streitpatents durch die Einspruchsabteilung des EPA und war auch vor der Beschwerdekammer des EPA erfolgreich.

Die Patentinhaberin reichte 2010 eine Patentanmeldung mit dem Titel "Portland limestone calcined clay cement" ein. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines klumpenfreien, hochfesten Zements. Nach Erhalt des Internationalen Recherchenberichts ersetzte die Patentinhaberin das Merkmal „wärmebehandelt [...], sodass der kalzinierte Ton substanziell dihydroxyliert ist“ im ursprünglichen Anspruch 1 durch „bei einer Temperatur zwischen 500 °C und 900 °C hergestellt“. Das EPA erteilte der Patentinhaberin 2018 ein europäisches Patent mit der Nummer EP 2 429 966 B1.

Im Jahr 2019 legte Marc Keschmann für unseren Mandanten Einspruch ein – mit Erfolg: 2022 entschied die Einspruchsabteilung des EPA, das Patent zu widerrufen. Deshalb, weil die Anspruchsänderung gegen Art. 123 EPÜ verstoße, also der neue Anspruchslaut des Patents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgeht.

Dagegen legte die Patentinhaberin Beschwerde ein und argumentierte, dass Beschreibung und Ansprüche der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine vollständige Dihydroxylierung fordere und dass der Grad der Dihydroxylierung durch Analyse des gemäß dem offenbarten Verfahren hergestellten kalzinierten Tons bestimmt werden könne. Die Patentinhaberin argumentierte ferner, dass die Wärmebehandlung ohne übermäßigen Aufwand fortgesetzt werden könne, bis die beanspruchte Dihydroxylierung erreicht sei, und dass die Angabe einer Behandlungsdauer daher eine ungerechtfertigte Einschränkung darstellen würde, da die Dauer der Wärmebehandlung von der spezifischen Zusammensetzung und der Art des verwendeten Ofens abhänge.

2024 wies die Technische Beschwerdekammer des EPA die Beschwerde schließlich zurück und bestätigte damit den vollständigen Widerruf des Streitpatents. Die Entscheidung basiert darauf, dass sich das den Temperaturbereich präzisierende Merkmal von dem die chemische Reaktion betreffenden Merkmal unterscheidet und dass es in der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine Grundlage dafür gibt, das eine Merkmal durch das andere zu ersetzen. Das den Temperaturbereich präzisierende Merkmal kann auch nicht implizit aus dem die chemische Reaktion betreffenden Merkmal abgeleitet werden, da es keinen Beleg dafür gibt, dass in Temperaturen zwischen 500 °C und 900 °C hergestellter kalzinierter Ton dihydroxyliert ist – und zwar unabhängig von der Dauer der Wärmebehandlung. Die Patentinhaberin hat nicht bestritten, dass die Dihydroxylierung für die Herstellung von kalziniertem Tonzement unerlässlich ist, und es gibt auch nach Meinung der Beschwerdekammer keine überzeugenden Argumente, warum dieses Merkmal ersetzt werden könnte.

Das Patent hätte ein de facto-Monopol auf die Herstellung von Portlandkompositzement der genormten Klasse CEM II/C-M(Q-LL) bedeutet. Der Widerruf des Patents war daher ein wichtiger Schritt für den strategischen Handlungsspielraum unserer Mandantin. (EPA Technical Board of Appeal, 26.02.2024, T 1657/22 – 3.3.05)